Agotamiento de los derechos de marca en el Espacio Económico Europeo (EEE)
El 21 de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia sobre una petición de decisión prejudicial y que aportó claridad en la cuestión legal del agotamiento del derecho de la marca global “Schweppes”, interpretando el artículo 7(1) de la Directiva 2008/95/EC, al amparo del artículo 36 TFUE. (Caso C-291/16).
La petición fue hecha en la tramitación de un procedimiento relativo a importaciones paralelas, cuya demanda fue interpuesta por Schweppes S.A. contra Red Paralela S.L. y Red Paralela BCN S.L., ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8, en el cual, diferentes titulares tenían derechos sobre marcas idénticas en el EEE, ya que el propietario original dividió la titularidad de la marca resultando en marcas nacionales pertenecientes a diferentes propietarios.
En este caso, la titularidad de la marca Schweppes en todos los Estados Miembros del EEE, excepto en el Reino Unido, pertenece a una compañía, que es la demandante de este caso: Schweppes S.A., mientras que el titular de la marca en el Reino Unido es una compañía independiente: Coca-Cola/Atlantic Industries. Esta última obtuvo la propiedad de la marca en el Reino Unido a través una cesión de la ahora demandante.
La decisión del Tribunal de Justicia establece que el propietario de una marca no puede oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión,
– el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta,
o
– existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.
Conclusión
Esta decisión muestra que incluso en casos de diferentes titularidades sobre la misma marca en diferentes países pertenecientes al EEE, la relación entre los diferentes titulares en relación con el uso de la marca puede tener impacto en el derecho del propietario a la hora de poder impedir importaciones paralelas dentro del EEE. Por lo tanto, estos aspectos deben tenerse en cuenta cuando se llega a acuerdos de transferencia o cooperación relativos a la misma marca entre dos o más partes.
En este caso, ahora es el turno de aplicar la decisión por parte del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona y determinar si se cumplen todas las condiciones para que se dé agotamiento del derecho de marcas en el procedimiento que se encuentra en trámite.
